知的財産と調査

第39号「特許異議申立て制度に関する誤解」他


カテゴリー: 2017年05月01日
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平成29年5月1日

            知的財産と調査
                            第39号
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 本メールマガジンでは、

 弁理士である著者が、知財に関するニュース、セミナーの情報、書籍の
 紹介の他、特許調査等で役立つ実務上のテクニックをお伝えします。

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■弁理士の角田 朗です。本号もよろしくお願いします。

第39号のメニューは以下になります。

■特許異議申立て制度に関する誤解
■特許情報提供サービスに関する調査報告書
■知財の新刊紹介
■知財に関するQ&A
■編集後記
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■特許異議申立て制度に関する誤解
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最近、日本の特許異議申立制度に関する誤解が拡がっているようです。
例えば、復活後の特許異議では、取消理由の通知がされるのは10%以下といった
根拠のない噂です。

また、アメリカの無効審判制度IPRは利用が拡大しているが、日本の特許異議は
利用が低迷しているという噂も流れています。

しかし、先日自分のブログにも書きましたが、現行の特許異議制度でも50%以上
の特許に取消理由が通知されています。
http://ameblo.jp/123search/entry-12269166198.html

そして、USPTOの統計を見てみると、2016年においてIPRは申立が1,565件、
アメリカの異議申立制度PGRに至っては申立は24件しかありません。
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/aia_statistics_december2016.pdf

日本の特許異議は、昨年の1月から11月までの11ヶ月で1,263件です。12/11倍
すると1,379件となり、アメリカのIPRと同程度になります。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/syutugan_toukei_sokuho.htm

現行の特許異議申立てで、証拠が不十分など取消理由なしで維持決定となった
場合には、3ヶ月程度で結論が出ます。
一方、取消理由ありの場合には、取消理由の通知⇒意見書・訂正請求の機会
⇒申立人による意見書提出機会⇒取消予告⇒再度の訂正請求の機会⇒取消決定と、
多数のプロセスがあり決定まで1年以上かかります。

直近の決定のみ見ていては、特許異議制度の実態は見えてきません。

また、旧異議申立制度は取消率が高く、新異議申立とは別ものと言われる方も
います。確かに新異議制度では、訂正請求の機会が2回以上あり、取消決定が
されにくくはなりました。しかし、取消率が下がった本質は15年前の進歩性
判断基準(同一技術分野論)と現在の進歩性判断基準(論理づけ重視)の違い
でしょう。

同様にアメリカのIRP成功率が高く見えるのも、TSMテストを厳格運用していた
時代の特許が、KSR事件後の非自明性判断基準では無効になりやすくなったと
いう、非自明性の動向が原因です。

異議制度や無効審判制度の変更により、特許の取消率や無効率が変化したの
ではなく、進歩性の動向が影響したのが本質です。

特許異議申立で成功するのは、審査以上の証拠を見つけ的確な進歩性の論理
づけを行う必要があります。そのようなスキルを磨くことが最重要でしょう。
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■特許情報提供サービスに関する調査報告書
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今年も特許庁より、特許情報提供サービスに関する調査報告書が公表されました。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/sangyou_zaisan_service_houkoku.htm

昨年度は、高度な特許情報サービスの普及活用に関する調査がテーマになっており、
以下の報告書等が公表されています。

「平成28年度高度な特許情報サービスの普及活用に関する調査」
・公表版
・民間事業者が提供する特許情報サービスの機能紹介
・利用目的に応じた海外特許情報サービスのアクセス方法
・その他 別添資料

J-PlatPatが高度化すると、商用データベースが売れなくなると懸念する声もあり
ます。しかし、上記公表版報告書を読む限り、商用データベースには独自の機能
が多々備わっており、J-PlatPatの高度化で、機能が必要な方が契約しなくなる
とは考えにくいでしょう。
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■知財の新刊紹介
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1.「ビジネス法体系 知的財産法」
http://lexisbookstore.jp/book/000734.html
法律の逐条的な解説ではなく、実務に関係する法令やビジネス上の留意点に
ついて詳解を試みるなど、実務に沿った構成となっています。

2.「理工系の基礎 知的財産」
http://pub.maruzen.co.jp/book_magazine/book_data/search/9784621301647.html
理工系の学生・研究者に必要な特許の知識や、情報化社会において自衛に必要な
著作権の基礎知識等を解説しています。

3.「新欧州特許出願実務ガイド」 
https://www.amazon.co.jp/dp/4806529915
欧州特許出願手続に特有の実務を詳しく解説し、EU特許パッケージ等の最新
欧州関連状況を解説した近刊です。

4.「世界のソフトウエア特許 改訂版」 
https://www.hanketsu.jiii.or.jp/store/top_f.jsp
ソフトウエア特許に関する動きと法律・裁判例・審査基準を集め、それらに解説
を加えた改訂版です。 

5.「知的財産権法概論(紋谷)」
https://www.hanketsu.jiii.or.jp/store/top_f.jsp
一つの知的財産権に多くの権利が関係しており、複雑といわれる知的財産権を
理論的・体系的・横断的に解説した唯一の書とのことです。

6.「判決でみる営業誹謗行為」 
http://www.taiyo-g.com/shousai196.html
現在の企業活動を含む社会システムにおいて不可欠であるインターネットを
手段として使用した事案に着目し、不正競争防止法における営業誹謗行為の
判決例を整理したとのことです。
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■知財に関するQ&A
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Q:先行技術調査を行う場合に、特許分類の下位(下位分類)を含める必要が
ありますか?

A:原則として下位分類を含めて検索する必要があります。先行技術調査や
無効資料調査では、発明の具体例(下位概念)が記載されていても、発明が
認定されるからです。

例えば、請求項が金属製フレームの場合、先行技術にチタンフレームが開示
されていれば金属製フレームが認定されます。したがって、先行技術調査では、
原則として下位分類を含めた検索が必要です。

デフォルトで下位概念を含めた検索を行うデータベース、指定により下位分類
が含まれるデータベース、下位分類を含めた検索ができないものなど、データ
ベースにより仕様が異なります。検索前に特許分類表の下位分類とデータベース
の仕様を確認する必要があります。

他の方が行った検索式を見ていると、先行技術調査にもかかわらず、下位分類
や下位概念のキーワードが漏れていることが少なくありません。特許調査も
特許実務の一分野ですから、特許実務に関する知識が重要です。
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■編集後記
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

Patentfieldという米国の会社から、研究者向けの特許分析ツールがリリース
されました。
https://patentfield.com/

特許分類を使った複雑な検索はできませんが、研究者がキーワードで手軽に
検索や分析ができる点を売りにしたシステムと思われます。現状、USとJP
の公報が収録されています。

セマンテック検索(概念検索)では、AIを用いているとのことです。
無料のプランもありますので試してみたいと思っています。

最近、図形商標検索などAIを使ったシステムがブームになっていますが、
従来のシステムに比べて、それほど性能が高い訳ではないようです。

AIやIoTなど新しいIT技術により、世の中が便利になるのは間違いない
でしょうが、流行に踊らされず物事の本質を見極めて行きたいと思います。

ご感想・ご意見等、ありましたら、いつでもご連絡下さい。

                              (角田)
___________________________________

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